前言
通常認(rèn)為，可預(yù)見性規(guī)則是一項(xiàng)起源于美國司法實(shí)踐的專利侵權(quán)抗辯規(guī)則，用于限制等同原則的適用范圍?？深A(yù)見性規(guī)則在國內(nèi)的討論，可以追溯到2003年10月最高院的《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會議討論稿 20031027-29)》，該討論稿的第十一條第三款為“權(quán)利要求記載的技術(shù)特征的變換特征對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員而言在專利申請日是顯而易見的，而申請人未將該變換特征寫入權(quán)利要求，權(quán)利人在侵權(quán)訴訟中主張對該變換特征適用等同原則認(rèn)定為等同特征的，人民法院不予支持”。
北京高院在其2017年修訂的《專利侵權(quán)判定指南》的第60條中，新增了“可預(yù)見性規(guī)則”的適用方法：“60、對于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實(shí)用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請或修改時明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持?！?br/>雖然最高院在二十多年前就對“可預(yù)見性規(guī)則”進(jìn)行了討論，然而直至二十多年后的今日，“可預(yù)見性規(guī)則”仍然沒有被寫入司法解釋中。這從一個側(cè)面說明了該規(guī)則的實(shí)施難度之高、爭議之大。
但近年來，“可預(yù)見性規(guī)則”在國內(nèi)的司法實(shí)踐中卻經(jīng)常被適用，通過對知產(chǎn)寶收錄的2019-2024年最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭做出的判決書進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2019-2024年分別有2件、5件、2件、3件、7件、2件案件涉及“可預(yù)見性規(guī)則”。在沒有司法解釋等成文法進(jìn)行規(guī)制的情況下，“可預(yù)見性規(guī)則”的適用必然面臨著標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、爭議多的問題。前述統(tǒng)計的2020年的5件二審判決均撤銷了一審判決；2022年的3件二審判決中，有2件撤銷了一審判決。這從側(cè)面說明“可預(yù)見性規(guī)則”的適用標(biāo)準(zhǔn)存在爭議。“可預(yù)見性規(guī)則”到底應(yīng)當(dāng)不應(yīng)當(dāng)適用、究竟如何來正確適用，是一個亟待解決的問題。
本文嘗試針對“可預(yù)見性規(guī)則”的適用規(guī)則提出一些探討性意見。
PART 1、針對可預(yù)見性規(guī)則是否應(yīng)當(dāng)適用的爭議
北京高院的《專利侵權(quán)判定指南》支持適用可預(yù)見性規(guī)則限制等同侵權(quán)，其核心理由是強(qiáng)化權(quán)利要求的公示作用，避免專利權(quán)人不適當(dāng)?shù)財U(kuò)張專利權(quán)保護(hù)范圍，壓縮創(chuàng)新空間和損害公共利益，特別提出倒逼權(quán)利要求撰寫質(zhì)量提高等考量?，F(xiàn)實(shí)中也有不少案例支持可預(yù)見性規(guī)則的適用。
但學(xué)術(shù)界主流的觀點(diǎn)卻有很多是否定“可預(yù)見性規(guī)則”的適用，認(rèn)為該規(guī)則對于專利權(quán)人的要求過于苛刻，可能會導(dǎo)致等同侵權(quán)的消亡，從而損壞專利制度保護(hù)專利權(quán)人、鼓勵創(chuàng)新的宗旨。
現(xiàn)最高法民三庭綜合辦公室主任、二級高級法官助理馬云鵬認(rèn)為：
申請日沒有發(fā)生非實(shí)質(zhì)性變化的替代性技術(shù)特征也不應(yīng)理所當(dāng)然地被排除在等同之外，至少不能因?yàn)闆]有發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化而被納入“可預(yù)見性”的范圍，給予其無需進(jìn)行等同侵權(quán)比對的豁免，這樣會極大地壓縮等同適用的空間，損害專利權(quán)人的利益......從另外一個角度看，權(quán)利要求中的每一處表述或每一個措辭，都是經(jīng)過精心編織且具有劃定保護(hù)范圍“藩籬”作用的，如果類似可預(yù)見性規(guī)則這種特意排除類的規(guī)則被隨意適用，則會產(chǎn)生一種以偏概全的思路傾向，即未在權(quán)利要求書中“登記造冊”的技術(shù)方案都被默認(rèn)為是保護(hù)范圍之外的，無法被認(rèn)定為等同。[1]
中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所助理研究員張鵬認(rèn)為：
如果僅以救濟(jì)專利權(quán)人因技術(shù)發(fā)展的不可預(yù)測性而導(dǎo)致的利益受損作為等同侵權(quán)的法理基礎(chǔ)，那么中日兩國的實(shí)踐中，至今沒有任何一個案件是因技術(shù)發(fā)展在申請日后出現(xiàn)了新的可置換部分而導(dǎo)致的適用等同侵權(quán)。在此種法理基礎(chǔ)上理解等同侵權(quán)，導(dǎo)致的可能不是等同侵權(quán)適用的復(fù)興，而是等同侵權(quán)適用的消亡?！鼮橹匾氖?，該理論并不救濟(jì)專利權(quán)人因先申請主義導(dǎo)致的專利申請文件的紕漏，而一律要求專利權(quán)人將申請日可以預(yù)見的可替換技術(shù)方案全部寫入權(quán)利要求。這種要求權(quán)利人撰寫一份“完美的權(quán)利要求”的做法，并不會增進(jìn)整體的福利。[2]
鄭州大學(xué)張邇瀚認(rèn)為：
該規(guī)則對于申請時等同原則的適用空間所產(chǎn)生的限制性影響則幾乎是致命的。在申請時可以預(yù)見的等同物不得適用等同原則，而能夠適用等同原則的是不可預(yù)見的等同物。……這也就意味著在可預(yù)見性規(guī)則之下的申請時等同原則的適用空間名存實(shí)亡，不具有任何生命力。[3]
另外，還有觀點(diǎn)認(rèn)為，由于專利授權(quán)程序中的修改規(guī)則過于機(jī)械嚴(yán)苛，適用可預(yù)見性規(guī)則對于專利權(quán)人將是不公平的。例如“上海市高級人民法院民三庭在2013年發(fā)布的《等同侵權(quán)的司法認(rèn)定》”一文。
通過以上觀點(diǎn)的羅列可以看到，可預(yù)見性規(guī)則作為等同原則的排除適用規(guī)則，極大地限縮了等同原則的適用空間，二者之間的沖突使得學(xué)術(shù)界擔(dān)心等同原則的適用被架空。在這里最核心的問題有兩個：
一是北京高院的可預(yù)見性規(guī)則和眾多司法判決都提出，專利權(quán)人在“明知”和“足以預(yù)見”替代性特征時，就要面對等同原則不能適用的后果。這種僅僅從替代性特征是否可預(yù)見來決定是否排除等同原則的適用是否過于嚴(yán)苛？
二是專利權(quán)人在申請日之前是否明知、是否能夠預(yù)見，是專利權(quán)人在申請日之前一種主觀思維狀態(tài)，這是一種難以證明的事實(shí)，引入這樣的標(biāo)準(zhǔn)是否能在實(shí)踐中保證其準(zhǔn)確的適用。
筆者認(rèn)為，無論是出于保障社會公眾的合法權(quán)利不被侵害，還是倒逼專利撰寫質(zhì)量的提升，學(xué)術(shù)界并不排斥對等同原則的適用進(jìn)行合理的限制。歷次司法解釋提出的捐獻(xiàn)原則、特意排除原則、符合發(fā)明目的原則等等，均是對專利權(quán)適用等同原則的限制，但都得到業(yè)界的擁護(hù)。問題在于我們需要厘清可預(yù)見性規(guī)則的適用條件和判斷標(biāo)準(zhǔn)，只有這樣才能為權(quán)利人和社會公眾劃分出合理可預(yù)期的邊界，實(shí)現(xiàn)其法律價值。
PART 2、可預(yù)見性規(guī)則在各國的司法實(shí)踐
（一）美國
1、Johnson & Johnston案：可預(yù)見性規(guī)則的誕生
2002年3月，美國聯(lián)邦巡回上訴法院就Johnson & Johnston案作出判決。本案原告（專利權(quán)人）主張構(gòu)成等同的方案是記載在專利說明書中，但沒有寫入權(quán)利要求的方案。聯(lián)邦巡回上訴法院審理本案的13位法官中，有12位法官認(rèn)為根據(jù)捐獻(xiàn)原則，原告不能主張等同；Radar法官也是其中一員。
但Radar法官在其并列意見中（concur）提出了補(bǔ)充了另一種理由：為了平衡權(quán)利要求的公示作用、等同原則保護(hù)權(quán)利人的作用，等同原則不能覆蓋專利撰寫者在申請過程中可以預(yù)見并寫入權(quán)利要求的內(nèi)容。一般認(rèn)為，Radar法官在該案并列意見中的觀點(diǎn)對我國“可預(yù)見性規(guī)則”的發(fā)展有很大影響。
2、Ring & Pinion案：對可預(yù)見性規(guī)則的否定
2014年，聯(lián)邦巡回上訴法院在Ring & Pinion案中明確否定了Radar法官在Johnson & Johnston案提出的“可預(yù)見性規(guī)則”，其指出：可預(yù)見性對等同原則適用的限制不存在、也從未存在過；可替換性有利于在等同原則下認(rèn)定侵權(quán)，是長久以來十分清晰的規(guī)則。
3、UCB, Inc. v. Watson Laboratories Inc.案：再議可預(yù)見性規(guī)則
在2019年的UCB, Inc. v. Watson Laboratories Inc.案（優(yōu)時比案）中，聯(lián)邦巡回上訴法院又指出：Ring & Pinion案認(rèn)定可預(yù)見性本身（“per se”）不能禁止等同原則適用，但亦不排除等同方案的可預(yù)見性作為一個因素，在有些情況下對反對等同侵權(quán)的主張有支持作用。而在可預(yù)見性的具體判斷上，該院在本案中引用2012年箭牌案（Wm. Wrigley Jr. Co.）[4]考慮的因素，認(rèn)定原告的等同主張成立：（1）專利公開的內(nèi)容是否強(qiáng)調(diào)了等同方案不具備的優(yōu)點(diǎn)；（2）權(quán)利要求的相關(guān)特征是否存在對說明書內(nèi)容的捐獻(xiàn)（即如果權(quán)利要求連說明書中的方案都不尋求全部保護(hù)，則傾向不再適用等同原則擴(kuò)張其保護(hù)范圍）；（3）發(fā)明人是否知道等同方案。
從箭牌案和優(yōu)時比案中可以看出，判斷“可預(yù)見性”考慮的三個因素中，前兩個因素其實(shí)與“特意排除/發(fā)明目的排除原則”和“捐獻(xiàn)原則”（或捐獻(xiàn)原則的類推）類似，且都基于專利內(nèi)部證據(jù)進(jìn)行考察。即便第三個因素允許引入外部證據(jù)，亦限于與發(fā)明人直接相關(guān)的證據(jù)，且須證明發(fā)明人知道被控等同的內(nèi)容可以適用于專利方案中（而不僅是籠統(tǒng)地了解被控等同內(nèi)容）。例如優(yōu)時比案中，發(fā)明人甚至曾在申請日前的可行性報告中，將被控等同成分作為常用成分之一列舉；但其沒有進(jìn)一步測試該成分，也沒有將該成分寫入權(quán)利要求。聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，即便如此也不能認(rèn)為發(fā)明人放棄了就被控成分主張等同。
（二）日本
日本最高法院在“馬沙骨化醇案”中就此問題指出：“在專利申請時，對與權(quán)利要求記載的特征相異的部分，盡管專利申請人容易想到該特征，但是并不僅僅因?yàn)槲磳⑵鋵戇M(jìn)權(quán)利要求中就認(rèn)為第三人應(yīng)該產(chǎn)生將該特征排除出專利保護(hù)范圍之外的信賴。如果僅因?yàn)閷＠暾埲嗽谏暾垥r可以容易想到某一特征但卻沒有寫進(jìn)權(quán)利要求就一律排除等同原則的適用，那么在先申請原則的盡快申請壓力下就會強(qiáng)加給專利申請人將預(yù)想到將來可能存在的各種侵權(quán)樣態(tài)寫入權(quán)利要求的義務(wù)，而對通過說明書了解到技術(shù)方案的第三人來說，可以不受時間上的制約發(fā)現(xiàn)與權(quán)利要求相異的技術(shù)特征進(jìn)行替換，從而輕易地規(guī)避侵權(quán)的懲罰，應(yīng)該說這樣的法律適用并不恰當(dāng)?！币罁?jù)該判旨，申請時的已知替換，并不妨礙等同侵權(quán)判斷要件的適用。[5]
（三）中國
以“可預(yù)見”作為關(guān)鍵詞，本文選取了最高人民法院作出的涉及6件判決，對這些判決中所體現(xiàn)的“可預(yù)見性”規(guī)則的適用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了歸納和總結(jié)。
1、（2015）民申字第740號
最高院在本案中認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品“一體式蓋母上表面呈平面”與涉案專利“進(jìn)水套上表面呈錐面”的特征不構(gòu)成等同的原因在于，“要錐面或平面均是涉案專利申請時，該領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求中該技術(shù)特征限定為錐面是將平面排除在涉案專利保護(hù)范圍之外。鑒此，在侵權(quán)判定時，不能將技術(shù)特征‘錐面’擴(kuò)張到‘平面’予以保護(hù)，否則將有損社會公眾對專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，從而損害社會公眾的利益”。
該案被很多人解讀為最高院適用“可預(yù)見性規(guī)則”的第一案，但其含義顯然與北京高院的可預(yù)見性規(guī)則有所區(qū)別——本案進(jìn)行“預(yù)見”的主體是代表社會公眾的本領(lǐng)域技術(shù)人員，而不是專利權(quán)人。進(jìn)一步分析本案案情，可以發(fā)現(xiàn)涉案實(shí)用新型專利的實(shí)施例明確“進(jìn)水套的錐面與浮球?yàn)榫€接觸，所以不會產(chǎn)生腐蝕……避免了跑水事故的發(fā)生”。由此可知，申請人在申請時明確了“進(jìn)水套上表面呈錐面”的特征解決了相應(yīng)的技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)的技術(shù)效果。本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀了權(quán)利要求書和說明書之后，可以發(fā)現(xiàn)專利權(quán)人在專利文件中特意強(qiáng)調(diào)“錐面”的技術(shù)效果，又未將“平面”寫入保護(hù)范圍，也就可以預(yù)見專利的保護(hù)范圍不會延伸至“平面”方案。這似乎落入了“特意排除原則”的適用范圍。
2、（2020）最高法知民終1429號
本案涉案專利在申請中修改增加了多個技術(shù)特征，其中包括設(shè)置霍爾傳感器以及基于霍爾傳感器信號查找正弦表以獲取角度信息等。專利權(quán)人主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用紅外對管替代了霍爾傳感器、使用CORDIC通用算法替代了查找正弦表，但功能和效果與涉案專利一致，構(gòu)成等同。
最高院在本案中的觀點(diǎn)與（2015）民申字第740號類似，其中“預(yù)見”的對象也是“社會公眾對專利保護(hù)范圍”的預(yù)見，判決中認(rèn)為：紅外對管為涉案專利申請時該領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)手段。專利權(quán)人將權(quán)利要求中的該技術(shù)特征限定為霍爾傳感器，就是將其他傳感器排除在其保護(hù)范圍之外，在進(jìn)行侵權(quán)判定時，不能將“霍爾傳感器”擴(kuò)張到紅外對管等其他傳感器予以保護(hù)。“否則有損社會公眾對專利保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，損害社會公眾利益”。
應(yīng)當(dāng)注意，本案區(qū)別技術(shù)特征并非僅僅是“霍爾傳感器”和“紅外對管”，還包括由此進(jìn)一步衍生出的后續(xù)處理的諸多不同。最高院在判決結(jié)論部分明確確認(rèn)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的紅外對管方案與權(quán)利要求中的霍爾傳感器方案在角度檢測、函數(shù)算法上均為不同的技術(shù)手段，二者不構(gòu)成等同特征。也就是說，本案是在專利權(quán)人不能證明被訴侵權(quán)方案與涉案專利滿足“三基本”的情況下判令專利權(quán)人承擔(dān)不利后果，并非僅因?yàn)椤翱深A(yù)見”就判決專利權(quán)人敗訴，更不是適用北京高院的可預(yù)見性規(guī)則而如此判決。
3、（2021）最高法知民終192號
本案為最高院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2021）第22號。涉案專利發(fā)明名稱為“電動綠籬機(jī)”，權(quán)利要求明確限定了“電動綠籬機(jī)”，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用燃油發(fā)動機(jī)為動力源驅(qū)動。
最高院認(rèn)為，燃油驅(qū)動方案與電驅(qū)動方案不構(gòu)成等同，并明確“從說明書的相關(guān)內(nèi)容可以看出……基于對環(huán)保效果的追求，專利申請人并不尋求保護(hù)以燃油發(fā)動機(jī)作為動力源的綠籬機(jī)技術(shù)方案……在此情況下，若在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍時，將燃油發(fā)動機(jī)驅(qū)動與電機(jī)驅(qū)動認(rèn)定構(gòu)成技術(shù)特征等同，則不利于專利權(quán)利要求公示作用的發(fā)揮和社會公眾信賴?yán)娴谋Ｗo(hù)?！痹诒景傅牟门幸贾?，最高院指出：專利權(quán)利人在撰寫專利申請文件時未將其明確知曉的技術(shù)方案寫入權(quán)利要求，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書后認(rèn)為專利權(quán)利人明確不尋求保護(hù)該未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案的，一般不應(yīng)再通過等同侵權(quán)將該技術(shù)方案納入專利權(quán)保護(hù)范圍。
本案判決內(nèi)容和裁判要旨中，雖然與北京高院的可預(yù)見性規(guī)則類似，也提及“未將其明確知曉的技術(shù)方案寫入權(quán)利要求”，即考察了專利權(quán)人在申請或者修改時的認(rèn)知狀態(tài)，但采用的標(biāo)準(zhǔn)為專利權(quán)人“明確知曉”而不是“足以預(yù)見”。更為重要的是，本案中排除等同原則的適用還需要滿足“從說明書的相關(guān)內(nèi)容可以看出……專利申請人并不尋求保護(hù)……”這樣的表述，或者說“本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書后認(rèn)為專利權(quán)利人明確不尋求保護(hù)該未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案”（本案裁判要旨）。這實(shí)際上更接近“特意排除原則”。
4、（2024）最高法知民申464號
本案的一個爭議焦點(diǎn)在于：權(quán)利要求中的推力軸承和被控侵權(quán)方案中的深溝球軸承是否構(gòu)成等同技術(shù)特征。被告主張，專利權(quán)人在撰寫涉案專利申請文件時，并未將申請日前的公知技術(shù)（深溝球軸承）納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍，故根據(jù)（2021）最高法知民終1924號指導(dǎo)案例[6]，本案不應(yīng)再適用等同原則將該技術(shù)特征納入保護(hù)范圍。
最高院在再審中認(rèn)為，判斷深溝球軸承與推力軸承是否構(gòu)成等同技術(shù)特征的關(guān)鍵在于，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書后，是否認(rèn)為專利權(quán)人特意強(qiáng)調(diào)推力軸承，并排除深溝球軸承。如果專利權(quán)人在權(quán)利要求中特意強(qiáng)調(diào)某一特征的用語含義而有意排除特定技術(shù)方案的，不應(yīng)再通過適用等同原則將被排除的技術(shù)方案納入專利權(quán)保護(hù)范圍。具體到本案中，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀涉案專利權(quán)利要求書、說明書后并不能得出上述結(jié)論，因此，本案可以適用等同原則。
盡管被告曾根據(jù)（2021）最高法知民終1924號主張“可預(yù)見性規(guī)則”，但最高院經(jīng)再審，厘清了“可預(yù)見性規(guī)則”的實(shí)質(zhì)。該案的裁判思路與192號案件相同：站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度對說明書和審查及無效檔案進(jìn)行技術(shù)解讀，判斷專利申請人是否有不尋求保護(hù)被訴侵權(quán)方案的意思。
5、（2019）最高法民申3188號
本案中，權(quán)利要求中包括特征“高低相間排列的彈性支撐片”，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中彈性支撐片等高排列。就專利權(quán)人的等同侵權(quán)主張，最高院認(rèn)為：根據(jù)涉案專利權(quán)利要求、說明書附圖，“彈性支撐片高低相間應(yīng)當(dāng)理解為支撐片的高度不同……相間排列”，且 “涉案專利申請人在專利申請時足以預(yù)見到存在等高排列的替代性特征，但未將其寫入涉案專利權(quán)利要求，故彈性支撐片等高排列的技術(shù)特征不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為與涉案專利權(quán)利要求1中‘彈性支撐片高低相間排列’等同的技術(shù)特征”。
本案中，最高院審查是否“足以預(yù)見”時，其判斷標(biāo)準(zhǔn)是專利權(quán)人是否足以預(yù)見，似乎與北京高院的可預(yù)見性規(guī)則觀點(diǎn)類似。但仔細(xì)分析可知，本案最高院裁判思路的本質(zhì)仍然是從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，通過閱讀說明書（而不是任意的外部證據(jù)），從而解讀權(quán)利要求所限定的“高低相間排列”的技術(shù)含義，將明顯不符合技術(shù)人員理解的“等高排列”排除出權(quán)利要求的保護(hù)范圍。最高院實(shí)質(zhì)上認(rèn)為專利權(quán)人在權(quán)利要求中撰寫“高低相間排列”的特征，就是在多種排列方式中選擇了特定的一種方式，這與“特意排除原則”十分類似。
6、（2022）最高法知民終2844號
本案中，涉案專利的權(quán)利要求限定存在照明光源和探測光源，且是以一字型激光源作為探測光源；而被訴侵權(quán)產(chǎn)品則設(shè)置了LED光源和特殊形狀透光孔作為探測光源。最高院經(jīng)分析認(rèn)定不構(gòu)成等同侵權(quán)。
就“可預(yù)見”問題，最高院認(rèn)為：專利權(quán)人亦認(rèn)可在涉案專利申請日前，LED光源通過遮擋也能夠達(dá)到激光源的效果，但在撰寫涉案專利權(quán)利要求書時仍將LED光源和激光源進(jìn)行了明確區(qū)分。即專利權(quán)人在涉案專利申請時明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
除了可預(yù)見問題之外，最高院在本案中亦給出了其他判決理由：本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀涉案專利說明書，可知涉案專利在申請時已經(jīng)對LED光源和激光源進(jìn)行了區(qū)分，明確了采用一字型激光源作為探測光源具有有益技術(shù)效果。涉案專利無效宣告程序之中，專利權(quán)人亦強(qiáng)調(diào)了涉案專利以某種激光源作為探測光源。而這些理由顯然更接近特意排除原則。
PART 3、可預(yù)見性規(guī)則適用的探討
從對可預(yù)見性規(guī)則的歷史淵源及域外實(shí)踐可以看出，可預(yù)見性規(guī)則從提出以來，即面臨著質(zhì)疑，并未如捐獻(xiàn)原則一樣，形成一條法定的或者公認(rèn)的規(guī)則。類似地，在我國，除地方性司法文件以外，法律、司法解釋并未作出明確界定。最高院的司法文書雖有類似表述，但也均未曾明確提出過可預(yù)見性規(guī)則，反映出最高司法機(jī)關(guān)對于可預(yù)見性規(guī)則的審慎態(tài)度。從相關(guān)裁判文書反應(yīng)的內(nèi)容來看，最高院在專利侵權(quán)判斷中始終強(qiáng)調(diào)要平衡專利權(quán)人與公眾利益、促進(jìn)專利撰寫質(zhì)量的立場。因此，以“可預(yù)見性”作為考量因素，與捐獻(xiàn)及特意排除互補(bǔ)適用，從而全方位的限制等同侵權(quán)的擴(kuò)張適用，應(yīng)該是其追求的目標(biāo)。
但是從實(shí)際效果來看，由于“可預(yù)見性”在實(shí)踐中判斷上的主觀不確定性，與捐獻(xiàn)、特意排除、符合發(fā)明目的等規(guī)則的適用場景及職能重疊，容易造成實(shí)踐中的困惑。特別是在適用與否、如何適用上有著極大的爭議和不確定性?；诖?，筆者提出以下幾點(diǎn)思考
（一）可預(yù)見性規(guī)則的理解和適用應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求的公示原則和當(dāng)事人意思自治原則
第一，堅持權(quán)利要求的公示原則。
專利權(quán)是一種對世權(quán)，公示原則是其基本原則之一。專利制度的本質(zhì)是以公開換取壟斷，說明書的內(nèi)容是公開的范圍，權(quán)利要求的內(nèi)容是壟斷的范圍。專利權(quán)一旦被授權(quán)公告后，社會公眾會信賴權(quán)利要求的公示作用，相信其權(quán)利邊界不會擴(kuò)大，據(jù)此開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，由此形成信賴?yán)?。在專利侵?quán)糾紛的司法實(shí)踐中，為了防止濫用等同原則導(dǎo)致不合理地?fù)p害專利權(quán)利要求的公示性，進(jìn)而損害社會公正的信賴?yán)?，有必要適當(dāng)限制等同原則的適用。
第二，堅持意思自治原則。
意思自治原則是確認(rèn)民事主體自由地基于其意志去進(jìn)行民事活動的基本準(zhǔn)則。專利權(quán)在授權(quán)和確權(quán)乃至行權(quán)過程中，專利權(quán)人通過專利文件的撰寫、修改、意見陳述等行為，明確的表達(dá)其真實(shí)意思，這些表達(dá)都將成為其劃定專利權(quán)與社會公眾之間權(quán)利邊界的重要依據(jù)。專利局根據(jù)專利權(quán)人從上述各種形式體現(xiàn)的真實(shí)意思表達(dá)，正確理解并界定其發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容并審查其是否符合授權(quán)條件；社會公眾通過專利權(quán)人的上述真實(shí)意思表達(dá)，合理預(yù)期其專利權(quán)要求保護(hù)的范圍以及排除保護(hù)或捐獻(xiàn)給公共領(lǐng)域的范圍，從而自由的從事民事活動。因此，專利權(quán)范圍的可預(yù)見應(yīng)當(dāng)是專利被授予和保護(hù)的前提條件，特別是，這樣的可預(yù)見本質(zhì)上應(yīng)當(dāng)是基于專利權(quán)人的意思自治來實(shí)現(xiàn)的。
因此，筆者認(rèn)為可預(yù)期規(guī)則實(shí)質(zhì)上并非是一種操作性的規(guī)則，換言之，可預(yù)期規(guī)則不同于捐獻(xiàn)原則或者特意排除原則這樣的操作性規(guī)則。可預(yù)期規(guī)則實(shí)質(zhì)上是指導(dǎo)建立捐獻(xiàn)原則或者特意排除原則的法理上的、上位的規(guī)則。這也就可以理解，為什么有那么多的案例，我們會認(rèn)為可預(yù)見性規(guī)則與捐獻(xiàn)原則、特意排除原則存在著競合。
（二）可預(yù)見性規(guī)則的具體適用
1、“可預(yù)見性規(guī)則”中“預(yù)見的主體”是社會公眾，而非“專利權(quán)人”
首先，基于專利的公示原則，撰寫權(quán)利要求的目的是向社會公眾公示專利權(quán)的保護(hù)范圍，讓社會公眾會信賴權(quán)利要求的公示作用，由此形成信賴?yán)?。也就是說，通過權(quán)利要求書來“預(yù)見”專利權(quán)保護(hù)范圍的主體是“社會公眾”，而非專利權(quán)人。
專利權(quán)人有義務(wù)通過專利文件讓“社會公眾”能夠“預(yù)見”專利權(quán)的保護(hù)范圍，“社會公眾”也應(yīng)當(dāng)通過專利文件“預(yù)見”到哪些技術(shù)是處于專利的藩籬之中，而哪些技術(shù)是被專利權(quán)人放棄保護(hù)或者捐獻(xiàn)給公眾。因此，“可預(yù)見性規(guī)則”的“預(yù)見”主體也應(yīng)當(dāng)是“社會公眾”。
基于此，某些司法實(shí)踐中考察證明“專利權(quán)人”在申請日時是否“能夠預(yù)見”到可替代的技術(shù)特征，是缺乏合理性的。因?yàn)檫@與專利權(quán)的公示作用完全無關(guān)。
2、“可預(yù)見性規(guī)則”中“預(yù)見的對象”是專利權(quán)人尋求保護(hù)哪些范圍以及排除或不尋求保護(hù)哪些范圍，而非預(yù)見專利權(quán)人在申請日是否知曉未寫入保護(hù)范圍的等同替代方案
專利權(quán)的對世屬性以及專利權(quán)人的意思自治，乃至專利權(quán)本身貢獻(xiàn)與保護(hù)相匹配的原則，都決定了專利權(quán)應(yīng)當(dāng)明確向社會公眾劃定其保護(hù)范圍，達(dá)到公眾可預(yù)見的程度，從而達(dá)到專利權(quán)的公式作用。在此情況下，可預(yù)見性規(guī)則的預(yù)見的對象，當(dāng)然應(yīng)當(dāng)是社會公眾對于專利權(quán)保護(hù)范圍的預(yù)見，而不能僅僅是某個技術(shù)特征是否屬于申請日時可預(yù)見的替代技術(shù)特征的預(yù)見。唯有如此，才能維護(hù)社會公眾和專利權(quán)人之間的利益平衡。
3、“可預(yù)見性規(guī)則”中預(yù)見的依據(jù)，應(yīng)當(dāng)是專利文件的內(nèi)部證據(jù)為主，遵循專利權(quán)人的意思自治
專利權(quán)人向社會公眾劃定其保護(hù)范圍的主要方式是通過專利文件的撰寫以及意見陳述。通過這些書面的方式，專利權(quán)人闡明其發(fā)明創(chuàng)造、表達(dá)其技術(shù)貢獻(xiàn)、尋求其技術(shù)保護(hù)。專利局和法院據(jù)此審查其是否應(yīng)當(dāng)授權(quán)以及確定其保護(hù)范圍，社會公眾據(jù)此明確其權(quán)利義務(wù)的邊界。而這些專利文件的撰寫和意見陳述都應(yīng)當(dāng)是明確的、符合專利權(quán)人的意思表示，并且禁止反悔。
未記載在專利文件和審查檔案中的外部證據(jù)，僅僅針對個別詞匯的解釋存在價值，但針對專利權(quán)人尋求哪些范圍的保護(hù)，放棄或者捐獻(xiàn)哪些范圍的保護(hù)這樣主觀的意思表示，外部證據(jù)是沒有任何價值的。
4、“可預(yù)見性規(guī)則”是捐獻(xiàn)原則、特意排除原則、符合發(fā)明目的原則等的上位指導(dǎo)規(guī)則，是指導(dǎo)其使用的根本思路方法；而捐獻(xiàn)原則等則是可預(yù)見性規(guī)則實(shí)踐落地的具體表現(xiàn)形式
對于“捐獻(xiàn)原則”而言，專利權(quán)人在說明書中已經(jīng)明知并記載了特定方案，但通過不將該特定方案寫入權(quán)利要求的行為，向社會公眾表達(dá)了其放棄該特定方案保護(hù)的意愿。而社會公眾根據(jù)說明書和權(quán)利要求書等內(nèi)部證據(jù)所呈現(xiàn)的上述事實(shí)可以預(yù)見，專利權(quán)人不尋求保護(hù)該特定技術(shù)方案，因此可以適用“可預(yù)見性規(guī)則”的排除等同的適用。
對于“特定排除”“發(fā)明目的排除”原則而言，也是同樣的道理。當(dāng)根據(jù)說明書這一內(nèi)部證據(jù)，公眾可以預(yù)見專利權(quán)人特別強(qiáng)調(diào)保護(hù)具有特定技術(shù)效果的技術(shù)方案，從而預(yù)見專利權(quán)人不尋求保護(hù)其他技術(shù)方案時，也可以適用“可預(yù)見性規(guī)則”排除等同的適用。
PART 4、結(jié)論
以上的觀點(diǎn)僅僅代表筆者非常簡單的思考，筆者認(rèn)為，“可預(yù)見性規(guī)則”并不會導(dǎo)致等同原則消亡。相反，厘清可預(yù)見性規(guī)則的適用條件，使其發(fā)揮對等同原則合理的限制則是非常有益的。美國在可預(yù)見性規(guī)則的實(shí)踐中多次提出抵觸和混亂的觀點(diǎn)，說明了這個問題的復(fù)雜性。但是反觀我國最高人民法院的相關(guān)判決，其實(shí)一直都秉承著以社會公眾的視角，基于專利權(quán)人在專利文件中的真實(shí)意思表達(dá)，來判斷專利的保護(hù)范圍是否能夠被合理預(yù)見的標(biāo)準(zhǔn)。這其實(shí)與筆者的觀點(diǎn)是完全符合的。
注釋：
[1]馬云鵬.等同侵權(quán)判定中可預(yù)見性規(guī)則的理解與適用[J].中國應(yīng)用法學(xué),2023,(05):178-189.
[2]張鵬.等同侵權(quán)限制規(guī)則的適用研究——以中日比較為中心[J].知識產(chǎn)權(quán),2023,(06):86-106.
[3]張邇瀚.我國專利侵權(quán)中可預(yù)見性規(guī)則司法適用問題研究[J].信陽師范學(xué)院學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2019,39(02):37-41.
[4]箭牌案中并未明確提到“可預(yù)見”，但優(yōu)時比案將箭牌案考慮的三個因素作為“可預(yù)見”的判斷因素。
[5]張鵬.等同侵權(quán)限制規(guī)則的適用研究——以中日比較為中心[J].知識產(chǎn)權(quán),2023,(06):86-106.
[6]關(guān)于（2021）最高法知民終1924號案，一個有趣的情況是：被告代理人雖然取得勝訴，但也撰文指出，該判決的裁判規(guī)則“對等同侵權(quán)限定程度過大，個人認(rèn)為屬于用力過猛，需要各方更深入的討論。至少要對其適用要做更嚴(yán)格的規(guī)定?！保╤ttps://mp.weixin.qq.com/s/Xc3BE0sFZ-Va1LLVYxwOhg）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：崔哲勇 劉濤 魏瑋 孫理然