根據(jù)此前積累的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和收集的相關(guān)案例，分享如何通過(guò)IPDD發(fā)現(xiàn)專利的權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)和如何合理管控這一風(fēng)險(xiǎn)。

作者 | 李英 汪星昊 漢坤律師事務(wù)所

一、引言

科技創(chuàng)新需要長(zhǎng)周期的技術(shù)積累，也需要多學(xué)科交叉和跨機(jī)構(gòu)合作。知識(shí)產(chǎn)權(quán)（Intellectual Property，IP）作為創(chuàng)新成果的核心載體，在包括AI算法和醫(yī)藥研發(fā)在內(nèi)的高科技領(lǐng)域成為吸引投資與形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵資源。但伴隨著人才流動(dòng)、一才多專、兼職合作等情況，在科技成果轉(zhuǎn)化過(guò)程中的職務(wù)發(fā)明問(wèn)題日益凸顯。

作為被投對(duì)象的知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是專利發(fā)明，如果在權(quán)屬方面埋下隱患，有可能引發(fā)法律糾紛、技術(shù)流失或經(jīng)濟(jì)損失，輕則引發(fā)權(quán)屬變更，重則引發(fā)侵權(quán)賠償，更有甚者在支付上億元賠償?shù)耐瑫r(shí)，始作俑者甚至?xí)Z鐺入獄。沒(méi)有投資人愿意收獲這樣的投資成果。因此，在科技投資中，為了確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬清晰，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，會(huì)借助知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查（Intellectual Property Due Diligence，IPDD）這一重要工具和有力手段。我們根據(jù)此前積累的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和收集的相關(guān)案例，分享如何通過(guò)IPDD發(fā)現(xiàn)專利的權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)和如何合理管控這一風(fēng)險(xiǎn)。

二、什么是知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查

知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是指在投融資、并購(gòu)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或科研合作等活動(dòng)中，對(duì)目標(biāo)主體所擁有或使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)全面系統(tǒng)地調(diào)查過(guò)程。其核心目的是核實(shí)包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)情況，例如：專利的權(quán)屬是否因?yàn)槁殑?wù)發(fā)明或協(xié)議約定而存在瑕疵；保護(hù)范圍是否合理地覆蓋了標(biāo)的；專利的范圍是否覆蓋了例如藥品的主要市場(chǎng)；是否存在不能授權(quán)或者授權(quán)后被無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)；是否存在質(zhì)押、訴訟、許可等情況。

三、發(fā)明的權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)主要有哪些？

（1）職務(wù)發(fā)明導(dǎo)致的權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)《專利法》，職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造指執(zhí)行本單位任務(wù)或主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造。此類專利的申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)默認(rèn)歸單位所有，但若未明確約定或管理不善，可能引發(fā)爭(zhēng)議。

（2）合作開(kāi)發(fā)中的IP權(quán)屬約定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，合作開(kāi)發(fā)指兩個(gè)或以上主體共同完成發(fā)明創(chuàng)造，如企業(yè)與高校、研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)。若未提前約定權(quán)屬分配，可能引發(fā)爭(zhēng)議。例如合作協(xié)議未明確專利申請(qǐng)權(quán)、專利權(quán)歸屬，或未約定后續(xù)改進(jìn)技術(shù)的權(quán)屬，導(dǎo)致成果分配矛盾。

（3）技術(shù)合同中的條款約定帶來(lái)的權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)合同涉及專利轉(zhuǎn)讓、許可或委托開(kāi)發(fā)時(shí)，若合同條款不完善，可能引發(fā)權(quán)屬爭(zhēng)議。例如專利轉(zhuǎn)讓合同未辦理登記手續(xù)，導(dǎo)致權(quán)屬未實(shí)際轉(zhuǎn)移，受讓方無(wú)法主張權(quán)利。

（4）專利檔案管理不當(dāng)帶來(lái)的權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)：專利申請(qǐng)、授權(quán)、維護(hù)等環(huán)節(jié)的文件管理不善，可能導(dǎo)致權(quán)屬證明缺失或失效。例如續(xù)費(fèi)疏漏：未及時(shí)繳納專利年費(fèi)，導(dǎo)致專利被終止，喪失保護(hù)。

四、什么是職務(wù)發(fā)明以及如何調(diào)查職務(wù)發(fā)明

在IPDD過(guò)程中，前面的4類權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)中職務(wù)發(fā)明風(fēng)險(xiǎn)是重要的風(fēng)險(xiǎn)之一。與“職務(wù)發(fā)明”有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)主要有以下兩項(xiàng)條款。

1.《中華人民共和國(guó)專利法》（2020年修訂，自2021年6月1日起施行）的第六條：

第六條 執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位，申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。該單位可以依法處置其職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利和專利權(quán)，促進(jìn)相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施和運(yùn)用。

非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人為專利權(quán)人。

利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人訂有合同，對(duì)申請(qǐng)專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。

2.《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》（2023年修訂）的第十三條：

第十三條 專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：

（一）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；

（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；

（三）退休、調(diào)離原單位后或者勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。

專利法第六條所稱本單位，包括臨時(shí)工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對(duì)外公開(kāi)的技術(shù)信息和資料等。

盡管上述有關(guān)職務(wù)發(fā)明的規(guī)定很明確，但是實(shí)踐中會(huì)常常出現(xiàn)不同的理解，例如：在職期間遞交的申請(qǐng)是否一定是職務(wù)發(fā)明？離職之后遞交的申請(qǐng)什么情況下還是原單位的職務(wù)發(fā)明？如何調(diào)查職務(wù)發(fā)明潛在的風(fēng)險(xiǎn)？實(shí)際的案例會(huì)給我們最明晰地解答。

實(shí)務(wù)案例1：在職期間申請(qǐng)的專利一定是職務(wù)發(fā)明？

案情概要：

A公司起訴前員工張某及其跳槽后的B公司，認(rèn)為張某在任職液壓工程師期間完成了名為“一種爐前機(jī)械手”的實(shí)用新型專利，并在離職前即以B公司名義提交申請(qǐng)。

A公司主張?jiān)搶＠夹g(shù)屬于公司冶金裝備業(yè)務(wù)范圍，是張某履行崗位職責(zé)或利用公司技術(shù)條件所完成，應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明并歸A公司所有。

張某則辯稱，涉案機(jī)械手發(fā)明系其利用個(gè)人電腦在業(yè)余時(shí)間獨(dú)立完成，與公司安排的任務(wù)無(wú)關(guān)，也未使用單位設(shè)備、資料或資金；B公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)其取得專利權(quán)合法有效，A公司無(wú)權(quán)主張權(quán)屬。

核心爭(zhēng)議在于：張某在職期間申請(qǐng)?jiān)搶＠欠褡阋哉J(rèn)定構(gòu)成職務(wù)發(fā)明？及單位能否證明其完成發(fā)明與公司任務(wù)或資源之間存在實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)？

法院調(diào)查要點(diǎn)：

1. 崗位與任務(wù)缺乏明確對(duì)應(yīng)關(guān)系

張某職位雖為液壓工程師，但單位未提交崗位說(shuō)明書、研發(fā)任務(wù)、項(xiàng)目記錄等證據(jù)，無(wú)法證明機(jī)械手研發(fā)屬于張某的本職任務(wù)或單位安排。

2. 技術(shù)關(guān)聯(lián)度不足

涉案專利的核心創(chuàng)新在機(jī)械手結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，液壓構(gòu)件僅為常見(jiàn)實(shí)現(xiàn)手段，與張某在公司從事的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)。

3. 參考專利不構(gòu)成推定依據(jù)

公司提供的另一件參考專利雖由張某參與，但技術(shù)方向不同，不足以據(jù)此推定本案專利亦屬職務(wù)成果。

4. 無(wú)證據(jù)顯示利用單位資源

不存在使用公司設(shè)備、資料、資金或履行公司項(xiàng)目任務(wù)完成發(fā)明的證據(jù)。

法院認(rèn)定：

單位主張職務(wù)發(fā)明須承擔(dān)證明“執(zhí)行本單位任務(wù)”或“主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件”的舉證責(zé)任。本案證據(jù)不能證明涉案發(fā)明與單位任務(wù)或資源存在直接關(guān)聯(lián)，故認(rèn)定該專利為非職務(wù)發(fā)明，駁回A公司的訴請(qǐng)。

本案表明，在職期間提交申請(qǐng)并不能自動(dòng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明，單位仍須依據(jù)《專利法》第六條證明發(fā)明與其任務(wù)或技術(shù)條件存在實(shí)質(zhì)聯(lián)系。若無(wú)法舉證崗位任務(wù)、技術(shù)關(guān)聯(lián)或資源使用，即便發(fā)生在任職期間，仍應(yīng)認(rèn)定為非職務(wù)發(fā)明。

實(shí)務(wù)案例2：離職三個(gè)月后遞交的專利申請(qǐng)是否屬于職務(wù)發(fā)明？

案情概要：

四川A公司起訴前員工劉某及其跳槽后的B公司，主張劉某離職后申請(qǐng)的涉案專利“一種智能化電氣控制裝置”系其在A公司任技術(shù)研發(fā)部副部長(zhǎng)期間完成的發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明并歸A公司所有。A公司認(rèn)為該技術(shù)方案直接延續(xù)公司既有研發(fā)方向，劉某在職期間掌握公司核心技術(shù)資料、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及研發(fā)條件，并在此基礎(chǔ)上完成發(fā)明。

劉某辯稱涉案專利為其獨(dú)立研發(fā)成果，與其在A公司崗位職責(zé)無(wú)關(guān)，亦未利用單位資源。

B公司則認(rèn)為其取得的專利權(quán)合法有效。

核心爭(zhēng)議在于：離職后三個(gè)月遞交的發(fā)明申請(qǐng)，是否仍屬于職務(wù)發(fā)明？

法院調(diào)查要點(diǎn)：

1. 崗位職責(zé)明確包含相關(guān)研發(fā)任務(wù)

劉某在任期間擔(dān)任自動(dòng)化技術(shù)部門副部長(zhǎng)，其崗位說(shuō)明書、勞動(dòng)合同及內(nèi)部制度均載明其負(fù)責(zé)控制系統(tǒng)研發(fā)、技術(shù)方案評(píng)審與技術(shù)攻關(guān)，職責(zé)中包含“研發(fā)新型電氣控制裝置”，與涉案發(fā)明密切相關(guān)。

2. 技術(shù)內(nèi)容與公司研發(fā)方向高度重合

涉案專利涉及控制單元模塊化和信號(hào)處理設(shè)計(jì)，與A公司長(zhǎng)期開(kāi)展的控制系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目一致。法院調(diào)取的內(nèi)部研發(fā)資料中存在與涉案方案高度相似的技術(shù)構(gòu)思。

3. 使用了單位的研發(fā)條件

發(fā)明所使用的控制模塊、測(cè)試平臺(tái)、電氣元件及部分實(shí)驗(yàn)設(shè)備均登記于A公司名下，屬于單位提供的物質(zhì)技術(shù)條件。

4. 發(fā)明完成時(shí)間與在職階段具有連續(xù)性

申請(qǐng)時(shí)間距離職不足三個(gè)月，相關(guān)構(gòu)思、實(shí)驗(yàn)記錄可追溯至其在職階段，顯示發(fā)明形成過(guò)程發(fā)生在勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間。

法院認(rèn)定：

A公司提供的崗位職責(zé)、研發(fā)資料及設(shè)備使用記錄等證據(jù)，充足證明劉某是在執(zhí)行單位研發(fā)任務(wù)并主要利用公司技術(shù)條件完成該發(fā)明。盡管申請(qǐng)?zhí)峤挥陔x職后三個(gè)月，但發(fā)明實(shí)質(zhì)完成于在職階段。故一審、二審均認(rèn)定涉案專利構(gòu)成職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)應(yīng)歸A公司所有。

本案顯示，離職后的申請(qǐng)時(shí)間并非判斷職務(wù)發(fā)明的決定性標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵在于發(fā)明是否在在職期間完成并依賴單位的任務(wù)與技術(shù)條件。若崗位職責(zé)、技術(shù)內(nèi)容與研發(fā)資源均指向勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間的研發(fā)活動(dòng)，則離職后遞交的申請(qǐng)仍應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明。

實(shí)務(wù)案例3：離職后向外部公司提供技術(shù)成果，權(quán)屬歸于何方？

案情概述：

尹某曾任A公司的總工程師、技術(shù)中心主任，長(zhǎng)期負(fù)責(zé)“三聚氰胺項(xiàng)目”的核心技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)管理，全面掌握A公司基于“加壓氣相淬冷法”的蜜胺生產(chǎn)工藝，并直接參與A公司相關(guān)專利“節(jié)能節(jié)資型氣相淬冷法蜜胺生產(chǎn)系統(tǒng)及工藝”的研發(fā)。

尹某離職后，在仍受A公司保密與相關(guān)義務(wù)約束期間，將包含關(guān)鍵工藝技術(shù)方案的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料提供給B公司及其合作單位，并參與該生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、調(diào)試和培訓(xùn)。B公司據(jù)此建成大規(guī)模生產(chǎn)線并獲得巨大經(jīng)濟(jì)效益。A公司主張：尹某向外提供的技術(shù)成果系其在A公司任職期間完成的研發(fā)，應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明及單位技術(shù)成果，權(quán)利歸屬于A公司。

核心爭(zhēng)議：在前公司任職期間完成并掌握的技術(shù)成果，權(quán)屬歸于何方？

法院調(diào)查要點(diǎn)：

1. 在職研發(fā)職責(zé)明確

最高法院查明，尹某在A公司任核心技術(shù)崗位，主要負(fù)責(zé)蜜胺工藝研發(fā)、裝置設(shè)計(jì)與技術(shù)攻關(guān)，其崗位職責(zé)與涉案技術(shù)高度對(duì)應(yīng)，屬于典型的在職研發(fā)人員。

2. 涉案技術(shù)與A公司成果具有同一性

經(jīng)專家比對(duì)，尹某向B公司提供的技術(shù)資料與A公司已有的生產(chǎn)工藝在結(jié)構(gòu)、流程、關(guān)鍵設(shè)備及參數(shù)上高度一致，屬于來(lái)源于A公司完整技術(shù)體系的成果。

3. 技術(shù)形成過(guò)程發(fā)生在在職階段

相關(guān)研發(fā)記錄、實(shí)驗(yàn)資料均可溯源至尹某在A公司任職期間，其離職后并無(wú)獨(dú)立創(chuàng)新該項(xiàng)技術(shù)的證據(jù)，法院認(rèn)定涉案技術(shù)完成于勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)階段。

4. 尹某無(wú)權(quán)處分單位技術(shù)成果

法院依據(jù)《專利法》第六條與相關(guān)解釋明確：執(zhí)行單位任務(wù)完成的發(fā)明創(chuàng)造及依賴單位物質(zhì)技術(shù)條件形成的成果，其申請(qǐng)權(quán)和使用權(quán)歸屬于單位。尹某將該成果提供給B公司使用，超出了其處分權(quán)限。

法院最終認(rèn)定：

最高人民法院最終認(rèn)定：尹某向B公司提供的技術(shù)方案源自其在A公司承擔(dān)的研發(fā)任務(wù)，權(quán)屬屬于A公司。尹某無(wú)權(quán)擅自向外部單位提供該成果，B公司等主體明知技術(shù)來(lái)源于A公司仍予使用，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

法院判令各被告停止使用涉案技術(shù)，并就其中涉及專利權(quán)屬部分承擔(dān)約1.2億元的賠償責(zé)任。

從這些案例中可以看到，IPDD的職務(wù)發(fā)明風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，要從用人單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬約定（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度）、個(gè)人的崗位職責(zé)，發(fā)明的技術(shù)相關(guān)性和資源相關(guān)性方面著手調(diào)查，對(duì)于發(fā)明的技術(shù)相關(guān)性和資源相關(guān)性的調(diào)查可以更進(jìn)一步調(diào)研實(shí)驗(yàn)記錄本、項(xiàng)目立項(xiàng)書、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、研究設(shè)施使用記錄等材料，確認(rèn)發(fā)明是否屬于“主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件”完成的情形。

還有非常關(guān)鍵的一點(diǎn)，即使是離職或退休后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造也屬于職務(wù)發(fā)明，因此對(duì)專利申請(qǐng)的時(shí)間和員工的在職和離職時(shí)間也要綜合分析，以此識(shí)別職務(wù)發(fā)明發(fā)明權(quán)屬問(wèn)題。

五、結(jié)語(yǔ)

綜上，職務(wù)發(fā)明的判斷從不是簡(jiǎn)單地看“是否在職”或“申請(qǐng)時(shí)間早晚”，而是回到本質(zhì)：以“執(zhí)行本單位任務(wù)”或“主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件”作為職務(wù)發(fā)明的核心判斷標(biāo)準(zhǔn)。

IPDD的價(jià)值正在于將這種“隱性的權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)”顯性化——通過(guò)系統(tǒng)審查崗位職責(zé)、技術(shù)關(guān)聯(lián)性、資源使用、研發(fā)記錄與離職時(shí)間軸，構(gòu)建能夠經(jīng)得起法院審查的權(quán)屬證據(jù)鏈。只有在源頭上厘清權(quán)屬、在過(guò)程中強(qiáng)化記錄、在制度上完善約定，企業(yè)的創(chuàng)新成果才能真正“屬于自己”，科技投資也才能在可控風(fēng)險(xiǎn)中成長(zhǎng)為可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。

聯(lián)系作者

李英博士

漢坤律師事務(wù)所

知識(shí)產(chǎn)權(quán)部 生物醫(yī)藥部 部長(zhǎng)

ying.li@hankunlaw.com

汪星昊博士

漢坤律師事務(wù)所

知識(shí)產(chǎn)權(quán)部

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場(chǎng)）

編輯 | 有得